Badanie zdolności rejestrowej marki w Chinach

Badanie zdolności rejestrowej marki w Chinach polega na sprawdzeniu dwóch bardzo ważnych aspektów. Po pierwsze sprawdza czy nazwa firmy, logo lub inne wybrane oznaczenie ma w ogóle szansę na uzyskanie ochrony w Urzędzie Patentowym. Po drugie odpowiada na pytanie, czy posługiwanie się nimi nie łamie prawa i nie narusza praw innych podmiotów. Tak naprawdę takie badanie powinno wykonać się już na etapie pomysłu wprowadzania nowej marki, wybierania nazwy, logo i domeny internetowej.

Jeśli okaże się, że wymyślona nazwa firmy lub logo nie ma zdolności rejestrowej, a co więcej, jeśli ich używanie narusza prawo lepiej o tym wiedzieć jeszcze zanim wejdzie się na rynek.

Często jednak marki najpierw rozwijają się na rodzimym rynku w Polsce, a następnie w wyniku tego rozwoju dokonują ekspansji na rynki zagraniczne. Z tej perspektywy badanie zdolności rejestrowej marki w Chinach jest bardzo ważne. Ułatwi ono pozytywne przejście procesu rejestracji w chińskim Urzędzie Patentowym. Badanie pozwala zweryfikować, czy marka ma szanse na uzyskanie ochrony oraz czy nie narusza prawa. Jeśli badanie ujawni przeszkody rejestracyjne, prawnik wskaże jakie zmiany należy wprowadzić w znaku w celu uzyskania ochrony. Badanie znaku przed zgłoszeniem pozwala zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy związanych z procesem rejestracji znaku, który i tak nie mógłby uzyskać ochrony. Co najważniejsze, badanie obejmuje również analizę czy znak nie narusza lub nie łamie prawa. Jest to niezwykle ważne, ponieważ przede wszystkim zabezpiecza przez działaniem niezgodnym z prawem. Pomaga to uniknąć dodatkowych kosztów związanych z ewentualnym odszkodowaniem i procesami sądowymi.

Na czym polega badanie zdolności rejestrowej marki?

Badanie zdolności rejestrowej marki w Chinach polega na analizie konkretnego oznaczenia pod kątem możliwości jego rejestracji w Urzędzie Patentowym. Podczas takiego badania bierze się pod uwagę dwa aspekty:

Bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji
Względne przesłanki odmowy rejestracji

Przesłanki bezwzględne

Przy badaniu zdolności rejestrowej znaków towarowych na początku należy zweryfikować bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji znaku towarowego. Są to przesłanki na podstawie których chiński Urząd Patentowy może od razu odrzucić zgłoszenie danego znaku towarowego. Zgodnie z Prawem znaków towarowych Chińskiej Republiki Ludowej katalog tych przesłanek jest dość obszerny. Dotyczy to oznaczeń, które m.in. są podobne do symboli państwowych, dyskryminujące, wprowadzające w błąd, niezgodne z porządkiem publicznym, pozbawione charakteru odróżniającego, opisowe lub zgłoszone w złej wierze. Najczęściej spotykanymi bezpośrednimi przesłankami odmowy rejestracji w Chinach są oznaczenia niedystynktywne oraz oznaczenia zgłoszone w złej wierze.

Przede wszystkim oznaczenie, aby mogło pełnić funkcję znaku towarowego i mogło być zastrzeżone przez Urząd Patentowy powinno być odróżniające. Oznacza to, że powinno mieć zdolność do odróżniania towarów lub usług, dla których zostało zgłoszone, a nie być jedynie opisowe. Oznaczenie jest opisowe, jeśli składa się wyłącznie z elementów wskazujących rodzaj, pochodzenie, jakość lub ilość danego towaru lub usługi. Problem z opisowością oznaczeń jest dość powszechny. Dzieje się tak ponieważ z perspektywy marketingu dąży się do tego, żeby marka kojarzyła się z oferowanymi produktami czy usługami. Niemniej granica pomiędzy sugestywną, a opisową nazwą firmy czy projektem logo jest bardzo cienka. Przykładowo nazwa cukierni „świeże wypieki” jest opisowa, ponieważ wskazuje na jakość (świeże) oraz rodzaj towaru (wypieki).

Przesłanki względne

Jeśli wybrany znak towarowy przeszedł pozytywnie weryfikację przesłanek bezwzględnych, należy sprawdzić czy nie narusza on przesłanek względnych. Przesłanki względne to takie, które odnoszą się do praw innych osób. W szczególności należy zwrócić uwagę na prawa do imienia, nazwiska, pseudonimu, wizerunku, firmy, prawa autorskie oraz wcześniejsze prawa do znaków towarowych. Jest to najtrudniejsza część badania ze względu na potrzebę szczegółowej analizy dość obszernego zakresu istniejących już cudzych praw.

Prawa autorskie najczęściej dotyczą logo firmy. W tym przypadku należy m.in. zadbać o podpisanie umowy, z osobą która to logo stworzyła. Przede wszystkim w takiej umowie powinny znaleźć się zapisy, że praca nie narusza cudzych praw. Co więcej należy zadbać o przeniesienie praw majątkowych do loga wraz ze zgodą na jego rejestrację jako znaku towarowego. Należy również sprawdzić czy wybrany znak towarowy nie narusza praw wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych. W badaniu pod uwagę należy wziąć nie tylko oznaczenia, które są identyczne, ale również takie które mogą zostać uznane za podobne. O ile stwierdzenie czy oznaczenia są identyczne nie jest zbytnio wymagającym zadaniem, o tyle trudność badania polega na właściwej identyfikacji oznaczeń podobnych oraz stopnia ich podobieństwa. Dlatego warto takie badanie zlecić profesjonalistom.

Infografika przedstawiająca badanie zdolności rejestrowej marki w Chinach, obejmujące bezwzględne i względne przesłanki odmowy rejestracji znaku towarowego oraz naruszenie praw osób trzecich.

Badanie zdolności rejestrowej przez chiński urząd

Po zgłoszeniu znaku w Urzędzie Patentowym, urząd ma ok. cztery miesiące na wydanie wstępnej decyzji w sprawie rejestracji znaku towarowego. W tym celu pracownicy urzędu przeprowadzają urzędowe badanie zdolności rejestrowej znaku. W Chinach przy badaniu zdolności rejestrowej znaku towarowego przez Urząd Patentowy obowiązuje system badawczy. Oznacza to, że eksperci urzędu sprawdzają nie tylko przesłanki bezwzględne, ale także wstępnie badają kolizje z prawami innych osób. Daje to zabezpieczenie dla ubiegających się o ochronę, ponieważ w pewnym stopniu eliminuje ryzyko oczywistych naruszeń. W pewnym stopniu, ponieważ wstępne badanie urzędu nie jest tak szczegółowe jak badanie wykonane na zlecenie przez kancelarię prawniczą. Niemniej po publikacji znaku w rejestrze strony trzecie mają trzy miesiące na wniesienie sprzeciwu, jeśli zgłoszony znak narusza ich prawa.

Co w sytuacji, gdy znak towarowy narusza prawa innych osób, ale wstępne badanie Urzędu Patentowego tego nie wykaże, a właściciele naruszanych praw nie zareagują odpowiednio wcześnie i znak zostanie zarejestrowany? Wówczas właściciele wcześniejszych praw mogą nawet w okresie do pięciu lat od daty rejestracji wnieść wniosek o unieważnienie takiego znaku. Albo mogą od razu złożyć pozew sądowy. Trzeba o tym pamiętać, że sam fakt zastrzeżenia znaku towarowego nie daje gwarancji legalnego posługiwania się marką. Jest to sytuacja bardzo niekorzystna dla właścicieli później zarejestrowanych znaków. Jeśli podjęto już działania związane z wejściem na rynek, marketingiem czy sprzedażą trzeba będzie ich natychmiast zaprzestać. W znacznej części przypadków trzeba będzie też wypłacić duże sumy odszkodowania właścicielowi wcześniejszych praw.

Porównanie z systemem polskim

W Polsce wcześniej też obowiązywał system badawczy, niemniej od 15 kwietnia 2016 r. Urząd Patentowy przeszedł na system sprzeciwowy. Oznacza to, że badanie zdolności rejestrowej polski Urząd Patentowy przeprowadza jedynie w zakresie przesłanek bezwzględnych ujętych w art.129 ustawy Prawo własności przemysłowej. W przeciwieństwie do procedury obowiązującej w Chinach, polski Urząd Patentowy nie bada już kolizji zgłoszonych oznaczeń z prawami innych osób, a jedynie zamieszcza informację o zgłoszeniu w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP). Takie rozwiązanie nakłada na zgłaszającego znak towarowy jeszcze większą odpowiedzialność za przeprowadzenie szczegółowego badania zdolności rejestrowej.

Mimo, że wykonanie badania zarówno w Chinach jak i w Polsce nie jest obowiązkowe, to niewykonanie go wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. Nawet jeśli Urząd Patentowy wstępnie zaakceptuje zgłoszenie, nie oznacza to, że znak nie narusza praw innych osób. Jeśli zgłoszony znak narusza prawa innych osób, mają oni trzy miesiące na wniesienie sprzeciwu wobec takiej rejestracji na etapie zgłoszenia. Uzasadniony sprzeciw przerywa proces i rejestracja znaku zostaje odmówiona.

Może się też zdarzyć, że osoba, której prawa są naruszane nie zauważy zgłoszenia znaku, i znak zostanie zarejestrowany. Czy zatem rejestracja znaku w Urzędzie Patentowym daje pewność, że posługiwanie się nim nie łamie prawa? Otóż nie! Tak jak wspomniano wcześniej, badanie tego czy nazwa firmy lub logo narusza prawa innych osób jest obowiązkiem zgłaszającego znak. Dlatego możliwa jest sytuacja, w której mimo, że Urząd Patentowy zastrzegł znak towarowy, to posługiwanie się nim łamie prawo. Wówczas osoba, której prawa są łamane może w przeciągu pięciu lat od daty rejestracji wnieść o unieważnienie takiego znaku. Co więcej, oprócz unieważnienia znaku właściciel wcześniejszych praw może od razu złożyć pozew do sądu celem uzyskania odszkodowania.

Konkluzja

Profesjonalne badanie znaku jeszcze przed jego rejestracją jest szczególnie wskazane dla wszystkich chcących ubiegać się o ochronę w Urzędzie Patentowym. Pozwala ono sprawdzić jeszcze przed zgłoszeniem do rejestracji, czy znak ma szanse na ochronę i wskazać ewentualne poprawki. Dzięki temu można zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy związanych z procedurami rejestracji znaku, który mógłby takiej ochrony nie uzyskać.

Badanie zdolności rejestrowej marki w Chinach ma jednak jeszcze jeden, znacznie ważniejszy cel. Zawiera szczegółową analizę czy posługiwanie się wybraną marką w danym kraju nie łamie prawa. Należy pamiętać, że prawo znaków towarowych jest terytorialne. To, że marka może być legalnie używana w Polsce nie oznacza, że używanie jej w Chinach jest również legalne. Co więcej, jak opisano wyżej, może zdarzyć się, że Urząd Patentowy udzieli rejestracji dla znaku, który narusza prawa innych. Dlatego to odpowiedzialnością zgłaszającego jest upewnienie się o legalności swojej marki jeszcze przed wejściem na rynek. Badanie znaku pozwala uniknąć takich sytuacji i zabezpiecza przed dodatkowymi kosztami wynikającymi z procesów sądowych i odszkodowań.