Odzyskanie marki w Chinach

Osoba, która na terenie Chin straciła możliwość posługiwania się własną marką, w określonych okolicznościach ma szanse na odzyskanie do niej praw. Powodem utraty możliwości posługiwania się własną marką w Chinach jest to, że identyczny lub podobny znak towarowy został już wcześniej zarejestrowany w chińskim Urzędzie Patentowym przez kogoś innego. Odzyskanie praw do swojej marki w Chinach jest możliwe, ale nie jest takie proste.

W Chinach system rejestracji znaków towarowych opiera się na zasadzie pierwszeństwa. Oznacza to, że prawa do znaku towarowego zostają przyznane temu, kto pierwszy złoży wniosek o rejestrację. Wówczas wszystkie późniejsze próby rejestracji, identycznych lub podobnych oznaczeń, podjęte przez inne osoby (w tym prawowitego właściciela) zostaną odrzucone.

W przypadku rejestracji znaku towarowego przez kogoś innego, może on powołać się na działania administracyjne, cywilne, a nawet karne. Działania te mają na celu uniemożliwienie prawdziwemu właścicielowi znaku produkcji, sprzedaży, importu lub eksportu towarów na całym terytorium Chin. W osobnym artykule znajdują się dalsze informacje na temat rejestracji marki w Chinach. Wyszczególniono tam również podmioty, które są najbardziej narażone na stracenie praw do swojej marki. Zachęcamy również do zapoznania się z przewidzianymi prawnie działaniami związanymi z dochodzeniem praw do marki w Chinach.

Infografika przedstawiająca dwie najczęstsze przyczyny utraty praw do znaku towarowego w Chinach: nieuprawnioną rejestrację marki w złej wierze przez podmioty trzecie oraz wcześniejszą rejestrację identycznego lub podobnego znaku przez innego przedsiębiorcę. Odzyskanie praw do marki w Chinach jest jednak możliwe.

Narzędzia jakie oferuje chińskie prawo w celu odzyskania praw do marki różnią się w zależności od okoliczności towarzyszącym wcześniejszej rejestracji. Ogólnie rzecz biorąc należy ustalić czy wcześniejsza rejestracja przez stronę trzecią została dokonana uczciwie i z faktycznym zamiarem używania znaku czy została dokonana w złej wierze. W Chinach najczęściej spotykaną przesłanką złej wiary jest trolling znaków towarowych, co stanowi dość powszechny problem. Niemniej, jeśli znak towarowy został zarejestrowany przez kogoś innego w złej wierze, a prawowity właściciel marki jest w stanie to udokumentować wówczas szanse na odzyskanie praw są znacznie większe niż w przypadku, gdy strona trzecia zarejestrowała znak uczciwie i aktywnie używa go w obrocie handlowym.

Utrata praw na skutek rejestracji znaku towarowego w złej wierze

Wielu polskich przedsiębiorców, którzy próbują swoich sił w Chinach zmaga się z problemem rejestracji ich znaków towarowych w złej wierze. W Chinach poprzez rejestrację w złej wierze głównie określa się sytuacje, w której dany podmiot rejestruje z premedytacją cudzy znak towarowy. Należy pamiętać, że obecnie podmioty, które rejestrują na siebie cudze znaki towarowe mają na celowniku nie tylko duże firmy, ale w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa.

Co jeśli prawowity właściciel marki odkryje, że inny podmiot zarejestrował w Chinach jego znak towarowy w złej wierze? Wówczas w określonych okolicznościach istnieje możliwość unieważnienia takiej rejestracji. Niemniej unieważnienie znaku zgłoszonego w złej wierze i odzyskanie praw do marki w Chinach nie jest takie proste. Bogate orzecznictwo chińskie w tym zakresie dostarcza wielu przykładów, jakie okoliczności mogą kwalifikować się jako zła wiara.

Najczęściej spotykanymi przykładami rejestracji w złej wierze są:

Użycie metod nieuczciwych lub niezgodnych z prawem
Takie metody mogą odnosić się do sfabrykowania podpisu, pieczęci lub dokumentów np. dowodu osobistego, lub certyfikatu rejestracji firmy. Wszystko to w celu uzyskania rejestracji. Do tej kategorii zalicza się również działania podmiotów masowo rejestrujących i sprzedających znaki towarowe.

Brak zamiaru faktycznego używania znaku
Rejestrację znaku towarowego, którego zgłaszający nie ma zamiaru używać uznaje się za rejestrację w złej wierze. Taka sytuacja może mieć miejsce, kiedy podmiot, który dokonał rejestracji oczekuje jedynie finansowej rekompensaty ze sprzedaży praw do oznaczenia. Innym dowodem na brak zamiaru używania może być masowa rejestracja wielu znaków towarowych bez logicznego wytłumaczenia.

Naruszenie powszechnie znanych znaków towarowych
Powszechnie znane znaki towarowe w Chinach mają zapewnioną ochronę przed kopiowaniem, transliteracją oraz tłumaczeniem. Tak więc rejestrację znaku identycznego lub podobnego do powszechnie znanego oznaczenia uznaje się za dokonaną w złej wierze. Niemniej w Chinach uzyskanie przez zagraniczne marki statusu powszechnie znanego znaku towarowego jest niezwykle trudne

Rejestracja przez strony powiązane
Chińskie prawno nakłada również ograniczenia na strony powiązane wcześniejszymi relacjami. Jeśli w wyniku relacji biznesowych lub innych relacji strony uzyskały wiedzę o marce, nie mogą dokonać rejestracji tej marki. Warunkiem koniecznym do zastosowania tego przepisu jest wcześniejsze używanie marki na terenie Chin.

Identyczność lub podobieństwo znaków
Podstawy tej często używa się jest jako dodatkowy argument, wspomagający zarzut złej wiary. Jeśli oznaczenie jest identyczne z wcześniejszym utworem chronionym prawem autorskim, wówczas jego rejestrację uznaję się za złą wiarę.

Trolling znaków towarowych w Chinach, a odzyskanie marki

Tak jak wspomniano wcześniej najczęściej spotykanym powodem rejestracji znaków towarowych w złej wierze w Chinach jest trolling znaków towarowych. Jest to dość powszechna praktyka polegająca na rejestracji cudzego znaku towarowego w celu późniejszego żądania odszkodowania lub zaoferowania rzeczywistemu właścicielowi odsprzedaży praw po zawyżonych stawkach. Przedsiębiorcy planujący w jakiejkolwiek formie obecność na chińskim rynku powinni więc zadbać o dokonanie rejestracji swojej marki w Chinach. Warto przy tym pamętać, że rejestracji należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Należy mieć na uwadze, że każdorazowo zła wiara rozpatrywana jest indywidualne w oparciu o okoliczności danej sprawy. Dodatkową trudność w tym przypadku stanowi zbudowanie sprawy w taki sposób, aby wykazać złą wiarę po stronie zgłaszającego oraz zebranie właściwie udokumentowanego materiału dowodowego.

Procedury unieważnienia znaku towarowego zgłoszonego w złej wierze i odzyskania marki w Chinach są więc dość skomplikowane i czasochłonne. Niemniej, jeśli podniesienie zarzutu spełnienia przesłanki wskazane w chińskim prawie, a prawowity właściciel marki posiada dowody na ich potwierdzenie, wówczas istnieją szanse na odzyskanie praw.

Utrata praw na skutek uprawionej wcześniejszej rejestracji znaku towarowego

W trudniejszej sytuacji znajdują się właściciele marek, którzy zaniechali działań związanych z ochroną własności intelektualnej. Mówimy tutaj o tych, którzy nie zastrzegli swoich marek odpowiednio wcześnie. Jeśli wcześniej inny podmiot, który działał zgodnie z chińskim prawem zastrzegł już podobną nazwę lub logo, odzyskanie marki może być bardzo trudne. A co więcej, może wiązać się z kosztownymi, uciążliwymi i długotrwałymi procedurami, zwłaszcza, gdy zgłaszający aktywnie używa zarejestrowanego oznaczenia.

W tym przypadku możliwych jest kilka rozwiązań. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wygaszenie praw innego podmiotu do wcześniej zarejestrowanego oznaczenia. Niemniej postępowanie o wygaszenie można wszcząć pod zarzutem nieużywania znaku dopiero po trzech latach od daty jego rejestracji. Jeśli dany znak faktycznie nie był używany, wówczas chiński Urząd Patentowy wygasi jego ochronę. Wówczas możliwe będzie udzielenie ochrony dla własnej marki. Jeśli jednak podmiot, który wcześniej uczciwie zarejestrował oznaczenie, aktywnie go używa, chiński Urząd Patentowy nie wygasi jego ochrony prawnej. W takiej sytuacji można podjąć negocjacje z osobą, która dokonała zgłoszenia. Być może zgodzi się ona na udzielenie licencji bądź na sprzedaż praw do znaku. Oczywiście za odpowiednią cenę. Takie negocjacje mogą być też dobrą okazją do zebrania ewentualnych dowodów. Zwłaszcza jeśli istnieje podejrzenie, że oznaczenie zarejestrowano w złej wierze. Dlatego też negocjacje najlepiej prowadzić za pośrednictwem lokalnego prawnika.

Czy warto podjąć starania o odzyskanie marki w Chinach?

W Chinach rozległy problem rejestracji znaków towarowych w złej wierze długo pozostawał nierozwiązany. Jednakże wejście w życie nowelizacji ustawy o znakach towarowych Chińskiej Republiki Ludowej w 2019 r. oraz w 2023 r. miały na celu wyeliminowanie tych praktyk oraz stopniowe usprawnianie systemu w tym zakresie. Zmiany te sprawiły, że walka ze z trollami znaków towarowych i próby odzyskania marki w Chinach stały się bardziej skuteczne. Chińskie orzecznictwo dostarcza wieku przykładów zastosowania nowej polityki w celu ochrony prawowitych właścicieli marek.

Zważając jak istotnymi aktywami dla firm są znaki towarowe, podjęcie wszelkich kroków w celu ich ochrony jest bardzo ważne. Silna i rozpoznawalna marka ma kluczowe znaczenie dla pozyskiwania nowych i utrzymania obecnych klientów. Z kolei używanie znaku towarowego przez inne podmioty w sposób niezgody z wartościami marki może mieć fatalne konsekwencje. Nie tylko te wizerunkowe, ale również finansowe. W tych okolicznościach skuteczna walka o odzyskanie praw do znaku towarowego nabiera szczególnej wartości. Budowanie reputacji marki jest czasochłonne i wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego zawsze warto chronić to co udało się już osiągnąć.

Konkluzja

Wiele firm spotkało się z problemem rejestracji ich znaków towarowych w Chinach przez kogoś innego. Trolling znaków towarowych to dość powszechnie zjawisko w Chinach, gdzie system rejestracji opiera się na zasadzie kto pierwszy ten lepszy. Niemniej nowelizacja chińskich przepisów umożliwiła skuteczniejszą walkę ze zgłoszeniami dokonywanymi w złej wierze. Polityka ta znajduje też odzwierciedlenie w chińskim orzecznictwie i coraz lepiej sprawdza się w praktyce.

Proces odzyskania marki składa się z kilku etapów, a dobór odpowiednich procedur zależy od indywidualnych okoliczności danej sprawy. Dlatego pierwszym krokiem do odzyskania marki w Chinach jest skrupulatna analiza zaistniałej sytuacji. Takie działanie wymaga przede wszystkim zaangażowania lokalnego chińskiego prawnika. Zagraniczne firmy nie mogą same reprezentować swoich interesów przed chińskim Urzędem Patentowym. Prawo wymaga, aby były one reprezentowane przez chińskiego pełnomocnika. Co więcej jedynie prawnik, który dobrze zna chińskie prawo i ma duże doświadczenie w zakresie znaków towarowych będzie umiał doradzić najlepszą strategię dla odzyskania marki. Nie wspominając, że cała dokumentacja musi być sporządzona w języku chińskim. Odzyskanie marki w Chinach może wymagać przeprowadzenia szeregu procedur. Zazwyczaj są to: unieważnienie rejestracji dokonanej w złej wierze, wygaszenie praw do znaku lub negocjacje ze stroną trzecią, która zarejestrowała znak.

Warto pamiętać, że w praktyce odzyskanie marki jest znacznie bardziej skomplikowane i kosztowne niż odpowiednio wcześnie dokonana rejestracja praw ochronnych. I w tym przypadku ma więc zastosowanie powiedzenie, że lepiej zabiegać niż leczyć. Dlatego dla wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w Chinach pierwszym krokiem powinna być jak najwcześniejsza rejestracja znaku towarowego w chińskim Urzędzie Patentowym.